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浅谈专利无效检索策略 总第121期 凌赵华 超凡知识产权服务股份有限公司发表，[专利]文章
一、无效检索的价值
专利无效检索，有时也被称为无效证据检索、授权专利检索、专利有效性检索、专利权稳定性检索等；对企业知识产权专业人士来说，这是一类较为常见的专利检索活动，是指针对某一授权专利的权利要求，检索能够破坏其新颖性、创造性的专利或非专利类文献的行为。
专利无效检索的开展一般具有较强的场景性和目的性。场景性是指专利无效检索一般用于反击竞争对手的攻击行为（如专利侵权起诉中），或者用于企业的主动进攻行为（如专利市场维权前）；目的性是指专利无效检索的目的很单纯，就是尽力寻找能够破坏目标专利新创性的证据文献。
专利无效检索的有效运用，能给企业带来'知己知彼，百战不殆'的效果。所谓'知己'，指的是企业在主动维权前，即在利用企业自身专利起诉市场竞争对手的产品侵权之前，通过针对自身专利所做的专利有效性检索，来了解自身'攻击性'的威力和稳定性，以帮助企业作出是否采取维权行动的决策；'知彼'指的是企业在遭遇竞争对手的专利攻击时，即对方起诉企业某产品侵犯其某项或某几项专利权时，通过针对对方起诉所依据专利的无效证据检索，来搜集能无效其专利的文献证据，以帮助企业在无效宣告程序中取得胜利，从而扭转其在专利侵权纠纷中的不利局面。 据笔者所在单位统计及估算，无效检索工作的平均耗时占整个无效宣告准备工作的60%以上，而其对无效宣告的结果影响率则高达75%以上。可见，无效检索工作在企业处理和应对专利纠纷中能发挥的作用和价值不言而喻。
二、无效检索的流程
无效检索是一种技术方案检索，一般技术方案检索对前案或对比文件的要求是'不求全，只求准'。然而，现实情况下往往很难找到某一篇'准'的证据文献，所以在实操中，我们一般会把无效检索的目标调整为寻找证据组合。 当下我们经常会听到或看到别人以调侃的语气说：'请多一点真诚，少一点套路。'而笔者认为，企业中专利无效检索工作的开展还是需要遵循一定套路的。这里的'套路'是指无效检索工作开展的一个基本流程或指引。下面就简单分享一下笔者所在单位开展无效检索工作的一个相对标准化的流程。
（1）确认目标专利的法律状态及权利归属情况 这是对实际检索工作没多大帮助但必须要先确认的事项，因为这关乎到后续无效检索及无效宣告工作的意义，原因不言自明。
（2）查询目标专利的审查历史档案及文献引用情况 该阶段工作的主要目的包括：梳理清楚目标专利的权利人自己在专利说明书背景技术部分所引用的背景文献、审查意见通知书中审查员历次引用的对比文件、权利人在专利申请、审查过程中以及在接到专利授权通知后主动递交给专利局以协助审查员进行审查的与该目标专利的可专利性相关的技术资料（如美国的以IDS形式递交的资料等）、审查员在历次审查意见通知书中的具体审查意见及驳回理由分析，以及权利人针对历次审查意见通知书的答复意见等。工作重点是要获取可用于评价目标专利新创性的一些证据文献以及权利人、审查员对目标专利权利要求保护范围的解释和界定。
（3）查询目标专利的专利无效行政诉讼历史档案 虽然专利无效行政诉讼遵循'一事不再理'原则，但如果能了解到目标专利之前的无效诉讼历史情况，特别是在历次诉讼中被原告所采用的所有证据文献及他们的证据组合方式，对于提高我们本次无效宣告请求的胜算还是有很大帮助的。这就像是我们已经站在了巨人的肩膀上一样，我们可以汲取前人的精华（有价值的证据文献），抛弃前人的糟粕（无用的证据以及证据组合方式），终完成前人未尽的事业（无效成功）。
（4）查询目标专利的同族专利情况及其审查历史、引用文献、无效历史 在查询目标专利的同族专利时，应查询其扩展同族，如欧洲专利局所采用的INPADOC专利族，目前大多数专利检索数据库都带有同族专利查询的功能。在查询每个同族专利具体的审查历史、引用文献及无效诉讼历史等情况时，专利 知识产权保护，其方法和目标专利的查询是类似的，主要还是通过各国专利局或知识产权局的检索渠道来查询，当然还可以通过美专局、欧专局或国知局的全球专利档案系统（GlobalDossier）来查询几个主要国家及地区（CN、EP、JP、KR、US、WO、CA）专利的审查历史档案。另外，如果有PCT途径或者欧专局的同族专利，那么由PCT欧专局出具的检索报告也是我们要获取的重要的参考资料之一。
（5）检索目标专利的权利人在先申请的所有相关专利 虽然专利权人进行重复申请专利的可能性很小，但可以理解的是，大多数的研发和创新都是有连续性的，知识产权案例，特别是在同一个企业中。在实操中，我们后拿专利权人自己的在先专利作为证据之一甚至是主对比文件的情况也不在少数。因此，知识产权，检索目标专利的权利人在先申请的相关专利并进行详细解读是专利无效检索中重要的一环。
（6）检索目标专利的权利人在市场上的主要竞争者的所有相关专利 竞争对手的技术和产品往往和专利权人的专利技术及产品有很大的相似性，因此，双方无论是出于进攻、防御还是储备的战略考虑所做的专利布局都很有可能形成一定范围内的交叉。所以，从竞争对手尤其是老牌竞争对手的角度切入，去检索能破坏目标专利新创性的对比文件，是一种比较快捷的途径，有时候也能有意外的收获。
（7）分析目标专利的权利要求并提取检索要素 步骤2-6其实都是一种比较讨巧快捷的证据收集手段，如果通过前述步骤就能收集并组合成有效的无效证据链，那接下来的检索工作就可以打住了。但现实往往没有那么美好，有时甚至是残酷的。这种情况下，我们只能再启动一个常规的无效检索流程。即从分析目标专利的权利要求开始，在对权利要求的技术特征做拆分后再提取检索要素。这里的检索要素应尽量包括组件或组分名称、参数范围、连接关系、位置关系、工艺手段等权利要求中的所有技术特征。
（8）表达检索要素并构建检索策略 该阶段工作的重点可以放在检索要素表的制作上，在制作检索要素表时，能体现技巧和经验的部分就在主题词的选择和扩展上。我们在选定了特定的几个关键词后，需要从不同角度进行扩展，扩展角度包括但不限于同义词、近义词、错词（如'账单'和'帐单'）、反义词、学名、俗称、缩略词、上位词、下位词等。另外，我们也需要在如何获取上述扩展词上多下些功夫，百度、谷歌、维基百科、专业网站或论坛、图书馆、科技论文数据库、专利数据库等都是可用的渠道，特别是通过专利数据库的初检后提取近似关键词是比较有效率的途径。 在构建检索策略方面，根据笔者所在单位的经验，一种比较有效的检索策略是检索模块同时包含以下五类检索式：仅用关键词构建的检索式、仅用确切分类号构建的检索式、用关键词配合分类号构建的检索式、仅用专利权人构建的检索式及用专利权人配合关键词或分类号构建的检索式。
（9）选择合适的专利数据库并执行检索 这个阶段比较好理解，不同的数据库在专利数据完整度上会有较大差别，特别是一些国外专利数据。因此，专利数据库的选择会直接影响到检索结果的命中率，并可能会终影响到一些关键证据的获取。在一些实际案例中，有不少起关键性作用的证据文献都是一些'非主流国家'的授权专利。 （10）筛选检索结果并进行证据组合 这是无效检索的后阶段，也是一项经验性较强的工作，特别是如何把筛选出来的一些对比文件有效地组合成一组证据链。面对同样的几篇或十几篇与目标专利相关度较高的对比文件，不同的人会有不同的拣选和组合证据的方式，而不同的组合方式往往会产生不同的效力。因此，当企业知识产权工作者在这方面并不是老司机的话，建议尽量多去尝试几种不同的组合方式，并及时评估不同组合方式所能达到的效果。
以共享单车为例，谈如何保护商业创意
创意是指具有创造性的想法和构思，俗称点子、主意、策划等，是创意人将 “胸中之竹”转化为“手中之竹”的重要过程，[1]这种想法或构思一方面具有通过某种有形的载体表现出来的可能，但另一方面又通常没有形成完备的表现形式（否则就构成了作品或者其他具体的智力成果），因此，在美国，有时用“未开发的构思”来表达这一概念（undeveloped ideas）。[2]
一 从“专利角度”谈保护商业创意
1、一些特殊的商业模式可能受到专利法保护
从2017年4月1日起，一些特殊的商业模式却可能受到专利法保护，但前提是必须包含部分技术特征。在修改的《专利审查指南》在第二部分中关于“智力活动的规则和方法”也新增了这样一个例示，“涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性”，换言之，认可包含技术特征的商业模式可以申请专利并获得授权。
以“共享单车”商业模式为例，假如某个企业将相关的商业模式（包含如下技术特征：用户注册管理、共享单车GPS定位、用户开锁管理、使用细节记录、计费系统、收费管理、还车记录等）按照《专利审查指南》的规定添加技术特征后申请为专利，而另一个“共享雨伞”企业是很容易“合法”仿行其商业模式的，具体来说就是基本照搬共享单车模式，只不过将其中的单车换成雨伞，并且减少某一个技术特征（例如不装GPS定位系统或者开锁管理系统）。那么，由于专利侵权比对要求侵权专利必须覆盖被侵权专利的全部必要技术特征，而共享雨伞企业的这种行为（实为改劣技术方案）就很可能有效规避专利侵权指控。
2、纯粹的商业模式不能受到专利法保护
专利法第二十五条规定，“对下列各项，不授予专利权：……（二）智力活动的规则和方法；……”，因此，纯粹的商业模式因为属于智力活动的规则或方法无法申请为专利因此不能获得专利法保护。从法理上看，不被保护的原因，是因为一般意义上的商业模式属于对社会商业实践中的现象及其规律的揭示、抽象和总结，属于对人类社会的一种发现而非创造，不同于改造客观世界的技术方案，因此不是专利法意义上的发明创造，因此不能被授予专利权。
以目前共享单车的商业模式而言，尽管相对于以往传统的共享单车模式，有很多创新点（例如用户可以在任意公共停车区域停车，避免了传统的共享单车寻找固定位置的停车桩的不便；又如，使用共享单车无需去固定地点联系特定服务机构缴纳押金和办卡，只需手机扫描二维码，十分方便），但是，仍然不属于专利法保护的范围。
由此可见，相关企业要想通过专利维护其商业模式，就只能尽量减少相应的必要技术特征，而这又会对专利申请的通过造成风险，因此，并不轻松。
二 从“著作权角度”谈保护商业创意
就著作权法而言，创意是没有记录在载体上的构思、想法，有些创意无法复制而难以构成作品，有些创意没有具体表达形式同样不能构成作品。
三 从“商业秘密角度”谈保护商业创意
就商业秘密而言，其实用性要求商业秘密必须转化为具体的可以实施的方案或形式，法律并不保护单纯的构想、大概的原理和抽象的概念。因此，某一商业创意如果尚在摸索、未被具体化或在实际应用前，不能被确定为商业秘密。[3]
总结：尽管《专利审查指南》关于“商业模式”审查标准的新动向对于部分高新技术企业来说无疑是个重大的利好消息，但笔者对此却持谨慎的乐观态度，原因很简单，这种“专利”即使成功申请，也很容易被他人规避。同样的道理，不但是共享雨伞企业，即使是共享单车同行业内的竞争者，也可用改变或者省略某个必要技术特征的方法来规避这种特殊商业模式的专利侵权而实现基本“模仿”的目的。（作者：袁博）
注释：
[1]：刘春田：《知识财产权解析》，载《中国社会科学》2003年第4期。
[2]：王太平：《美国对创意的法律保护方法》，载《知识产权》2006年第2期。
[3]：张玉瑞：《商业秘密法学》，中国法制出版社1999年出版，第48—49页。
来源： 小创学专利
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